Spory o domeny internetowe

Czy domeny internetowe najwyższego stopnia (.pl, .com.pl, .online) mają charakter odróżniający?

Pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu dotyczy odpowiedzi na następujący problem prawny: Czy badając domeny internetowe – ich nazwy pod kątem podobieństwa do znaku towarowego będziemy brali pod uwagę całość domeny czyli domenę drugiego i najwyższego stopnia czy tylko domenę drugiego stopnia? Obrazując to przykładem czy badaniu będzie podlegała nazwa domeny omplegal czy omplegal.online? Odpowiedź na to pytanie ma ważne znaczenie ponieważ w praktyce użytkownicy Internetu często rejestrują domeny, konstruując nazwy z użyciem domen najwyższego stopnia, które uzupełniają nazwę jako jedną całość np. www.rmf.fm.

W literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądowym można spotkać dwie różne interpretacje tego zagadnienia. Pierwsza grupa opowiada się za tym, że nie bierze się pod uwagę domen najwyższego stopnia (krajowych lub rodzajowych). Natomiast przeciwnicy tej interpretacji twierdzą, że badaniu powinny podlegać całe domeny internetowe.

Interpretacja Polskiego Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w dwóch wpisach stanął na stanowisku, że: 

„W braku w polskim systemie prawnym szczególnego aktu prawnego odnoszącego się do zagadnień związanych z Internetem, sąd arbitrażowy rozstrzyga w oparciu o przepisy innych ustaw. W przypadku, gdy podstawą roszczeń jest prawo ochronne na znak towarowy sąd arbitrażowy powinien opierać się na odpowiednich przepisach ustawy prawo własności przemysłowej. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku kolizji znaków towarowych. Wymaga zatem stwierdzenia identyczności lub takiego stopnia podobieństwa domeny do znaku towarowego, które może powodować ryzyko konfuzji. Dla rozstrzygnięcia decydująca jest treść wpisu, jaki został dokonany względem konkretnej domeny w NASK z pominięciem prefiksów (np. http://www. ) oraz sufiksów (np. .pl , .com.pl ).”

W innym piśmie Urząd Patentowy stwierdza, że „Pomimo, iż domeny pełnią zazwyczaj funkcję techniczną wskazującą na występowanie stron w Internecie, to mogą również służyć identyfikacji danego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie nazwy swojej działalności w adresie domenowym ułatwia w pewien sposób przedsiębiorcom dotarcie do klienta ze swoją ofertą. Jest to również forma promocji towarów i usług objętych zakresem ochrony przez dane oznaczenie. Tym samym, można zauważyć, że domeny coraz częściej pełnią funkcje podobne do znaków towarowych. Wskazują tym samym na źródła pochodzenia danych towarów i/lub usług. Domeny internetowe nie są jednak przedmiotem praw wyłącznych i nie są uwzględnione w katalogu uznanych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Prawo własności przemysłowej natomiast pozwala na rejestrację znaku towarowego w postaci adresu domenowego. Warunkiem jest, że oznaczenie takie posiada pierwotną lub wtórną zdolność odróżniającą. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia w postaci nazwy domeny internetowej podlega takim samym kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znaków towarowych.

Rejestracja znaków towarowych w nazwach domen internetowych

Co do zasady nie występują przeszkody rejestracji adresów internetowych jako znaków towarowych. Warunkiem jest spełnienie przesłanek zawartych w ustawie Prawo Własności Przemysłowej. Przyjmuje się, że podczas badania pomija się sufiksy jak np. .com, .pl. Elementy takie wskazują jedynie na adres domeny, gdzie można odnaleźć dane informacje w Internecie. W związku z powyższym nie mogą stanowić odrębnego elementu odróżniającego oraz wykluczyć opisowości znaku.

Innym przykładem jest stanowisko Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i telekomunikacji zawarte w wyroku z dnia 5 lutego 2015 r. sygn.akt: 55/14/PA. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdza, że:

„dodatki o charakterze technicznym zawarte w domenach oraz rozszerzenia typu „.com”, „.pl” wskazujące na rodzaj domeny nie mają znaczenia przy ocenie jej charakteru odróżniającego i w konsekwencji – ocenie podobieństwa do wcześniejszych znaków towarowych”

Na drugim biegunie prawnej interpretacji znajdują się decyzje panelu WIPO w sprawie domeny b.mw DMW2015-001 oraz decyzja panelu w sprawie DCO2013-0017 dotycząca domeny tec.co. Z tych dwóch rozstrzygnięć wynika, że światowa Organizacja Własności Intelektualnej dopuszcza możliwość uwzględniania przy badaniu podobieństwa domen najwyższego stopnia. WIPO w swoich wytycznych nie zamyka możliwości dotyczących przyjęcia jednego modelu interpretacyjnego. Organizacja przyjmuje, że to sąd ma każdorazowo rozstrzygnąć, czy będzie brał pod uwagę domeny najwyższego stopnia, czy nie. Jako punkt wyjścia proponuje pomijać przy badaniu domenę najwyższego stopnia, chyba, że będzie ona stanowiła część nazwy znaku towarowego.

Podsumowanie

Prezentacja tych dwóch, w sumie dosyć odległych, stanowisk powoduje, że przeciętny obywatel nie ma pewności kiedy i pod ewentualnie jakimi warunkami może naruszyć prawa ochronne na znak towarowy.  Ta labilna interpretacja podobnych stanów faktycznych jest niekorzystna dla pewności stosowania prawa. Przedstawione powyżej opinie podmiotów krajowych oraz zagranicznych wskazują, że przedstawiciele pierwszej grupy w większości stoją na stanowisku, że domena najwyższego stopnia nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie podobieństwa. Natomiast Ci drudzy dopuszczają taką możliwość po spełnieniu określonych warunków.

Jako Kancelaria Adwokacka OMP Legal uważamy, że powodem jest to, że w systemie prawa polskiego nie ma przepisów rangi ustawowej. Takiego, który wprost dotyczyłby domen internetowych i ich kolizji z innymi prawami np. znakami towarowymi, nazwą firmy, utworem. Jest to sytuacja bardzo zła, ponieważ daje możliwość zupełnie dowolnej interpretacji w zależności od chwilowej potrzeby. Wszystkie interpretacje polegają wyłącznie na próbie łatania luk w prawie. Ustawodawca polski nie uregulował do tej pory problemów domen internetowych. Wszystkie zabiegi prawne polegają na stosowaniu analogii. Inne kraje, jak Niemcy, czy USA już poradziły sobie z tym problemem uchwalając konkretne ustawy.

Wracając jednak do meritum jako Kancelaria Adwokacka proponujemy, aby jednak każdą sprawę traktować indywidualnie. Szukanie odpowiedzi na konkretny problem prawny powinno uwzględniać całokształt przedstawionych wyżej stanowisk. Szukamy i rozwiązujemy zagadnienia dotyczące sporów o domeny internetowe bowiem obarczone są dużym stopniem skomplikowania. Dlatego też sugerujemy zasięgnięcie rady adwokata przed podjęciem ważnych decyzji.